Il sig. Louboutin e la Christian Louboutin SAS creano scarpe da donna con tacco alto. Tali scarpe hanno la peculiarità di avere la suola esterna sistematicamente rivestita di colore rosso. Nel 2010, il sig. Louboutin ha registrato tale marchioin Benelux nella classe «calzature», poi, dal 2013, nella classe «calzature con tacco alto». Tale marchio è descritto come consistente «nel colore rosso (Pantone 18-1663TP) applicato alla suola di una scarpa come rappresentata (il contorno della scarpa non fa parte del marchio ma ha lo scopo di evidenziare la posizione del marchio)».

La società Van Haren gestisce nei Paesi Bassi negozi di vendita al dettaglio di scarpe. Nel 2012 ha venduto scarpe da donna con tacco alto, la cui suola era rivestita di colore rosso. Il sig. Louboutin e la sua società hanno adito i giudici olandesi per far dichiarare che la Van Haren si era resa responsabile di una contraffazione. La Van Haren sostiene che il marchio in questione è nullo. Infatti, la direttiva dell’Unione sui marchi elenca vari motivi di nullità o impedimenti alla registrazione, in particolare per quanto riguarda i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. Il rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia, Paesi Bassi) ha deciso d’interpellare la Corte di giustizia dell’Unione Europea a tal riguardo. Esso ritiene che il marchio di cui trattasi sia inscindibilmente connesso a una suola di scarpa e si chiede se, secondo la direttiva, la nozione di «forma» sia limitata alle sole caratteristiche tridimensionali di un prodotto (come il contorno, la dimensione e il volume) o se essa riguardi anche altre caratteristiche, come il colore.

Nella sua sentenza, la Corte di Giustizia dell’UE ritiene che, non essendovi nella direttiva (direttiva 2008/95 all’art. 3, paragrafo 1, lettera e), iii)) alcuna definizione della nozione di «forma», la determinazione del significato di tale termine deve essere stabilita sulla base del significato abituale di quest’ultimo nel linguaggio corrente. La Corte rileva che dal senso usuale di tale termine non risulta che un colore in sé, senza delimitazione nello spazio, possa costituire una forma. Inoltre, se è vero che la forma del prodotto o di una parte del prodotto svolge un ruolo nella delimitazione del colore nello spazio, non si può ritenere, tuttavia, che un segno sia costituito da tale forma qualora non sia la forma quel che la registrazione del marchio è intesa a tutelare, ma solo l’applicazione di un colore su una parte specifica del prodotto. Nel caso di specie, il marchio non verte su una forma specifica di suola di scarpacon tacco alto, in quanto la descrizione di detto marchio indica espressamenteche il contorno della scarpa non fa parte del marchio, ma serve unicamente a mettere in evidenza la posizione del colore rosso cui si riferisce la registrazione.

In ogni caso, non può ritenersi che un segno come quello oggetto del procedimento principale sia costituito «esclusivamente» dalla forma, ove, come nella specie, l’oggetto principale di questo segno sia un colore precisato mediante un codice di identificazione riconosciuto a livello internazionale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Grande Sezione) il 12 giugno 2018 ha dichiarato che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, va interpretato nel senso che un segno consistente in un colore applicato sulla suola di una scarpacon tacco alto, come quello oggetto del procedimento principale, non è costituito esclusivamente dalla «forma», ai sensi di tale disposizione (fonte: curia.europa.eu).

In conclusione, il marchio della suola rossa va tutelato in quanto per la Corte di Giustizia Ue, un colore può essere legittimamente registrato come marchio.

Scarica in pdf la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE nella causa C‐163/16: Sentenza_Louboutin C-163_16